산업재산권제도를 가지고 있는 국가의 대부분은 기술적 사상의 창작을 특허법만으로 보호하고 있다 . 그러나 독일을 비롯하여 몇몇 나라들을 특허법 외에 별도의 실용신안법을 제정하여 이원적 법률에 의하여 이를 보호한다. 따라서 특허법과 실용신안법은 서로 밀접한 관계에 있으며 법체계도 매우 유사하다. 그러므로 본편에서는 이미 기술된 전편의 특허법 과 비교중심으로 해설하기로 한다. 더욱이 우리나라가 특허협력조약(PCT)의 가입국이 된 1984년 8월 10일이래 국내외의 출원인은 종래 출원 루트외에도 동조약에 따라 국제출원 루트에 의거 우리나라에 실용신안출원등록을 받을 수 있다.

이 때문에 실용신안법을 개정하여 동법 제8장을 신설하고 나머지 절차들은 특허법의 규정을 준용하도록 하였다. 다만, 파리(Paris)조약에 따라 우선권주장에 관한 특허법 제54조의 규정은 실용신안법에 준용하도록 하되 도면의 제출에 관하여는 별도의 규정으로 동법 제38조와 제39조를 마련하였다.




본래 독일의 실용신안제도는 특허제도를 보완할 목적으로 성립되었다. 특허제도 운용 과정에 있어서 경우에 따라서는 소위 개량발명 또는 소발명(micro-invention)이 경시되어 독점권이 부여되지 않는 일이 생기게 되었으며 따라서 산업정책상 중소기업이나 개인발명가의 소발명을 보호ㆍ장려하는 일이 필요함을 인식하였다. 그 결과 독일 이외의 몇몇 국가들에 있어서도 특허제도를 보완하려는 취지하에 실용신안제도를 마련하였으며 그 제도내용과 운용형태는 국가마다 다소 상이하다.

우리나라는 1908년 특허령을 공포함으로써 특허제도를 도입한 이래 1946년에 와서 일본 실용신안법을 모법으로 하는 실용신안법을 제정하였다.
그 후 실용신안법은 1963년, 1973년, 1980년 및 1990년 등 수차례의 개정을 거쳐 오늘에 이르고 있으나 실용신안 출원건수는 1953년 이래 1988년까지 35년간 계속 특허출원 건수를 상회하였다. 그러나 1989년 이후부터는 역전되어 특허출원건수가 실용신안출원 건수를 상회하기에 이르렀다. 이 점에서 우리나라 실용신안제도는 그 동안 선진공업국 의 기본발명을 도입ㆍ소화ㆍ흡수하는 과정에서 이룩한 개량발명이나 소발명을 실용신안으로 출원등록하여 독점배타적 권리를 향유하도록 제도적인 뒷받침을 제공해 왔다고 볼 수 있다.






가. 특허법과의 일치점

우리나라 실용신안법은 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점에서 특허법과 그 이념이 같다. 다만,후술하는 바와 같이 특허법의 보호대상이 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것, 다시 말해서 발명(Invention)임에 대하여 실용신안법의 그것은 고안(Utility Model), 즉 기술적사상의 창작으로서 발명처럼 고도하지 않은 것이어도 된다는 점이 다르다. 실용신안법을 제정ㆍ운용하는 목적에 있어서도 특허법의 그것과 일치한다. 즉 특허법과 마찬가지로 실용신안법도 기술적 사상의 창작을 보호ㆍ장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉친하여 산업발달에 이바지하는데 있다는 점에서 동일하다.
더욱이 특허법이 기본원리로 하고 있는 각종제도에 있어서도 많은 부분이 완전히 일치하거나 유사하다. 즉 선출원주의, 도면주의, 보정 및 보정각하제도, 우선권주장제도, 국내우선권주장제도, 심사청구제도, 출원공개제도, 우선심사제도, 등록공고 및 이의신청제도, 강제실시권제도 및 재정제도, 권리수용제도, 권리취소제도, 심판 청구제도, 출원분할제도, 출원변경제도 청구범위다항제도, 권리이용저촉제도, 재심 및 상고제도 등에 있어서 다른 점이 없다. 이 밖에도 침해죄,위증죄, 허위표시죄, 비밀누설죄 및 과태료 부과 등의 벌칙에 있어서도 다른 점이 없다. 따라서 실용신안법 규정 중 주요한 것은 특허법과 완전히 일치하거나 대부분에 있어서 특허법의 규정을 그대로 준용하고 있다. 양자의 차이점은 몇 가지 항목에 불과한 데 이하에서 이를 항목별로 설명한다.



나. 특허법과 상이점

(1) 보호대상
전술한 바와 같이 특허법의 보호대상은 '발명'임에 대하여 실용신안법은 '고안'이다. 발명은'자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작'이다. 따라서 특허법의 보호대상은 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것임에 대하여 실용신안의 그것은 단치 창작이면 족하고 고도할 필요는 없다는 점이다. 특허법의 보호대상이 되는 발명에는 "물건'에 관한 발명과 '방법'에 관한 발명으로 나누어 볼 수 있고, 실용신안법은 '물건'에 관한 고안만을 보호대상으로 하고 '방법'에 관한 고안은 보호대상으로 하고 있지 않다. '물건'은 다시 일정한 형태를 가지는 '물품'과 일정한 형태가 없는 '물질'로 구분해 볼 수 있다. 물품은 현행 특허법과 실용신안법상 모두 보호대상이 된다.
그러나 물질, 예컨대 농약, 의약, DNA 구조, 미생물, 유리조성물, 시멘트조성물 등은 특허법 보호대상이 되지만 실용신안법상 보호대상은 되지 않는다.
물품의 정의는 여러가지로 논의될 수 있으나 현행 실용신안법에 의하면 일정한 형태, 즉 형상, 구조 또는 이들의 조합에 관한 고안이라고 할 수 있다.

(2) 등록요건
발명의 특허요건과 고안의 실용신안등록요건은 각각 산업상 이용성, 신규성, 진보성으로 동일하게 규정하고 있지만, 진보성에 관한 등록요건은 특허법과 실용신안법에서 각각 달리 규정하고 있고, 특허법상 발명의 진보성은 선행기술(PRIOR ART)에 대비하여 고도하여야 하며 실용신안법상 고안의 진보성은 선행기술에 대비하여 고도할 필요는 없고 그것이 출원시 범의 기술진보 속도에 들어 있으면 족하다는 점이다. 따라서 특허청의 심사관이 등록요건을 심사함에 있어서 특허출원 발명에 대한 진보성 판단의 기준과 실용신안출원 고안에 대한 진보성 판단기준은 상당한 차이가 있게 된다.

(3) 권리존속기간 및 그 연장
특허법에 의한 특허권과 실용신안법에 의한 실용신안권의 권리존속기간은 양자 상이하다. 즉 특허권의 존속기간은 등록일로부터 특허출원후 20년, 실용신안권의 그것은 등록일로부터 등록출원후 10년으로 되어 있어 실용신안권의 존속기간이 짧게 되어 있다. 이처럼 실용신안권의 존속기간이 짧은 것은 고안이 발명보다 일반적으로 모방이 용이하여 제품수명(product life cycle) 이 짧다는 점에 기인한다.
따라서 출원인이 개발한 기술을 특허출원할 것인가 실용신안출원으로 할 것인가의 선택기준의 하나로서 타인에 의한 모방용이성과 그에 따른 제품수명의 장단점이 고려된다. 기술진보 속도가 빠른 기술분야에 실용신안출원이 많은 것은 바로 이 때문이며 실용신안출원은 따라서 조속히 사업화되므로 출원인은 가급적 조기심사를 희망한다. 한편, 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 받아야 하고 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 활성ㆍ안전성등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명 중 그 특허발명( Patented invention)이 2년이상 실사할 수 없었던 경우에는 5년의 기간내에서 특허권의 존속기간을 연장할수 있도록 되어 있는 데 비하여 등록고안에 대하여는 그 성질상 실용신안법에 이같은 권리존속기간연장제도가 마련되어 있지 않다.

(4) 출원 및 심사절차
실용신안법상 출원 및 심사절차에 있어서도 특허법상 그것들에 비하여 아래 몇 가지 점에서 상이하다.
(가) 특허출원서에는 필요한 경우에만 도면이 첨부되지만 실용신안등록출원서에는 반드시 도면이 첨부되어야 한다.
(나) 실용신안등록출원료, 심사청구료 및 등록료는 특허의 그것들에 비하여 상대적으로 싸다.
(다) 특허출원의 심사청구기간은 출원일로부터 (우선권주장이 있는 경우는 그 우선일로부터) 5년임에 실용신안의 그것은 3년이다.

(5) 권리의 실시요건
권리의 실시요건에 있어서도 발명과 고안이라고 하는 양법의 보호대상의 상이로 인하여 다소 상이하다. 특허법상 특허발명의 실시라 함은 물건의 발명인 경우 그 특허물건의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도나 또는 대여의 청약행위 외에, 물건을 생산하는 방법의 발명의경우 그 특허방법의 사용행위 뿐 아니라 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 사용,양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도 또는 대여의 청약행위를 모두 포함한다. 더욱이 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 어떠한 물건이 특허방법의 출원전에 국내에서 공지되지 아니한 한 그 특허방법에 의하여 생산된 물건과 동일한 물건일 때에는 그 특허방법에 의하여 생산된 것으로 추정하도록 하고 있 다. 이에 대하여 실용신안은 물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수여, 수입 또는 그 물건의 양도 또는 대여의 청약행위에만 한정하고 있는 점이다.

(6) PCT에 의한 국제출원
특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원절차는 특허법과 실용신안법에 있어 상이한 부분이 있다. 즉 실용신안법에서는 도면의 제출에 대하여 별도의 규정을 마련하였다. 국제실용신안등록출원인은 국제출원이 국제출원일에 도면을 첨부하고 있지 않은 때에는 국내서면제출기간(이하기준일)까지 특허청장에게 제출하면 된다. 기준일까지 도면 제출이 없는 때에는 국제실용신안등록출원의 출원인에게 기간을 정하여 도면 제출을 명할 수 있도록 하고, 지정기간내에 도면 제출이 없는 때에는 당해 국제출원은 무효로 할 수 있다. 또 이에 따라 제출된 도면은 실용신안법 제11
조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 도면의 자진보정으로 본다.